ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИКАЗ
от 19 июня 2006 года N 67
О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
приказа Роспатента от 20 января 2010 года N 4
____________________________________________________________________
С целью совершенствования методических подходов при проведении экспертизы по существу заявок на выдачу патента на изобретения в области химии, медицины, биотехнологии и изобретения, относящиеся к пищевому продукту, или при рассмотрении возражений против выдачи патента на такие изобретения
приказываю:
1. Изложить раздел 1.9 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденных приказом от 31 марта 2004 года N 43 (далее - Рекомендации в редакции, приведенной в приложении 1 к настоящему приказу.
2. Дополнить Рекомендации разделами 1.10 и 1.11, тексты которых приведены соответственно в приложениях 2 и 3 к настоящему приказу.
3. Разделы 1.10, 1.11 и 1.12 Рекомендаций считать соответственно разделами 1.12, 1.13 и 1.14.
Руководитель
Б.П.Симонов
Приложение 1
к приказу Роспатента
от 19 июня 2006 года N 67
1.9. Экспертиза изобретений в области химии и медицины в некоторых специфических ситуациях
1.9.1. Об изобретениях, относящихся к химическим соединениям и способам их получения
1.9.1.1. Согласно пункту 1 статьи 16 Закона заявка на изобретение должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).
Указанное требование признается выполненным, если в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение или группа изобретений, одно из которых предназначено для получения (изготовления), осуществления другого или использования другого (в другом), а также группа изобретений - варианты, пункт 2.3 Правил).
Независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению. Допускается характеризовать в одном независимом пункте несколько изобретений - вариантов, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы (подпункт (2) пункта 3.3.2.4 Правил).
Признак изобретения в формуле может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе изобретение способно реализовать один и тот же технический результат (подпункт (7) пункта 3.3.1 Правил).
1.9.1.2. Если в независимом пункте формулы изобретения охарактеризована группа химических соединений, описываемых общей структурной формулой, условие, приведенное в подпункте 2 пункта 3.3.2.4 Правил, считается выполненным, когда соединения этой группы проявляют одинаковые утилитарные свойства (в частности активность), обеспечивающие реализацию одного и того же назначения, указанного в описании изобретения, представленном на дату подачи заявки.
1.9.1.3. Если формула изобретения содержит независимый пункт, относящийся к описываемой общей структурной формулой группе химических соединений, удовлетворяющих условиям приведенного выше пункта 1.9.1.2 Рекомендаций, и наряду с ним один или несколько независимых пунктов, относящихся к конкретным соединениям этой группы, требование единства изобретения можно считать выполненным.
1.9.1.4. Если формула изобретения содержит независимый пункт, относящийся к способу получения группы химических соединений, описываемых общей структурной формулой, и наряду с ним один или более независимых пунктов, относящихся к способам получения конкретных соединений этой группы, требование единства изобретения также можно считать соблюденным.
1.9.1.5. Охарактеризованные в разных независимых пунктах формулы изобретения, относящиеся к описываемым разными структурными формулами группам химических соединений, имеющих одно и то же утилитарное свойство и назначение, могут быть квалифицированы как варианты.
То же самое относится к нескольким способам получения одной и той же группы химических соединений, описываемых общей структурной формулой, если при этом соблюдается требование пункта 2.3 Правил относительно получения одного и того же технического результата. В качестве технического результата может рассматриваться возможность получения указанной группы химических соединений.
При соблюдении условий, приведенных в подпункте (2) пункта 3.3.2.4 Правил, указанные изобретения могут быть охарактеризованы и в одном независимом пункте.
1.9.1.6. В пункт формулы, который относится к химическому соединению с установленной структурой, часто включают также различные производные заявляемого соединения в виде указания на такие производные, например, соли, эфирные или амидные производные и т.д.
В этом случае следует учесть, что для удовлетворения требования единства изобретения эти производные химического соединения должны обеспечивать реализацию одного и того же назначения. Подтверждение реализации производными химического соединения и самим соединением одного и того же назначения должно быть приведено в описании или должно очевидным для специалиста образом следовать из структуры и физико-химических свойств заявленного производного. При отсутствии таких сведений следует запросить соответствующую информацию. При отсутствии сведений, подтверждающих возможность реализации одного и того же назначения у заявленного химического соединения и его производных для соблюдения требования подпункта (2) пункта 3.3.2.4 Правил необходима корректировка формулы изобретения, о чем следует сообщить заявителю одновременно с указанным выше запросом информации, подтверждающей одно и то же назначение.
Следует внимательно относиться к таким признакам изобретения, как соли химического соединения. В случае фармакологически активных соединений для соблюдения требования единства изобретения, заявляемые соли таких соединений должны быть фармацевтически приемлемыми. В случае необходимости признак формулы изобретения "соли" может быть уточнен как "фармацевтически приемлемые соли".
1.9.1.7. При рассмотрении заявки на изобретение, относящееся к группе химических соединений, описываемых общей структурной формулой, следует уделять особое внимание подтверждению в описании изобретения объема правовой охраны, испрашиваемой в формуле изобретения (подпункт (2) пункта 3.3.1 Правил). При использовании заявителем общего понятия для характеристики радикалов следует убедиться в достаточности приведенных в описании изобретения примеров для подтверждения возможности осуществления изобретения в испрашиваемом объеме правовой охраны. В случае отсутствия в описании достаточного количества примеров получения конкретных соединений группы заявителю предлагается либо представить дополнительные примеры для подтверждения испрашиваемого объема правовой охраны, либо скорректировать формулу изобретения, уточнив общий признак на основании первоначально представленного описания изобретения. Корректировка признака не обязательно должна быть осуществлена до конкретных значений радикалов, приведенных в примерах. Признак может быть уточнен до того объема правовой охраны, который подтвержден описанием изобретения, и с учетом того, насколько само описание позволяет корректировку формулировки признака.
1.9.1.8. Для установления соответствия изобретения, относящегося к химическому соединению, условию промышленной применимости, кроме указания его назначения и утилитарных свойств в описании изобретения должен быть приведен способ его получения, а также физико-химические характеристики этого соединения.
Для установления возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется указание назначения в описании изобретения и наличие примеров, свидетельствующих о реализации этого назначения (подпункт (2) пункта 19.5.1 Правил). Например, для биологически активного соединения проверяется наличие указания в описании изобретения области его применения, а также наличие примера, подтверждающего указанный вид биологической активности.
Если изобретение относится к группе химических соединений, описываемых общей структурной формулой, то проверяется, приведено ли в описании изобретения достаточное количество примеров, подтверждающих правомерность испрашиваемого объема прав.
Вопрос достаточности приведенных в описании изобретения сведений решается отдельно в каждом конкретном случае. В описании изобретения может быть приведена общая схема получения химических соединений с примером получения конкретного соединения группы. Если заявленная группа химических соединений включает соединения с разными по химической природе радикалами, в описании изобретения должны быть приведены примеры, подтверждающие получение, по меньшей мере, одного соединения, относящегося к каждой из групп соединений с этими разными радикалами. Определение того, относятся ли химические соединения к одной группе (группе с одинаковыми по химической природе радикалами), проводится экспертом в каждом конкретном случае. Под одинаковыми по химической природе радикалами обычно понимают радикалы-гомологи (отличающиеся наличием или отсутствием группы -CH-), галогены, металлы одной группы (например, щелочные металлы) и т.д. Включение дополнительного атома, отличного от ранее присутствующих (например, введение группы -O- в алкильную цепь), замена одного атома на другой (например, O на N в гетероцикле), образование производного (например, замещенного амида вместо амида) являются примерами изменения химической природы радикалов.
В случае отсутствия в описании изобретения примера, относящегося к соединению с радикалом определенной химической природы, заявителю предлагается либо представить такой пример, либо исключить данное значение радикала из соответствующего пункта (пунктов) формулы изобретения.
Нет необходимости требовать пример для каждого числового значения радикала, приведенного в формуле изобретения, для низкомолекулярного соединения, если это значение относится к числу повторений одинаковых групп. Например, если заявлено соединение с радикалом 
-, n имеет значение 1-5, достаточно приведение одного примера, в котором n будет иметь одно из значений от 1 до 5.
Если в формулу изобретения включен такой признак, как соли, эфиры и другие простые производные заявляемых соединений, то проверяется, приведен ли в описании изобретения пример получения хотя бы одного такого производного.
Возможно также, чтобы описание изобретения содержало сведения о получении заявленных производных и об их физико-химических и других (например, биологических) свойствах без приведения конкретного примера осуществления изобретения в случае, если получение таких производных является стандартной процедурой и сохранение свойств и активности таких производных будет очевидным для специалиста в данной области техники.
Если признак изобретения охарактеризован такими общими понятиями как пролекарства, аналоги, миметики, фармакофоры и другими им подобными, не дающими представления о структуре вещества, то при оценке правомерности их использования в формуле изобретения следует руководствоваться пунктом 1.9.1.7 настоящих Рекомендаций.
1.9.1.9. Изобретение, относящееся к индивидуальному химическому соединению с установленной структурой, удовлетворяет условию новизны, если эта структура не известна из уровня техники.
Однако, если структура известна, но в источнике информации (например, научном или научно-популярном журнале или патенте), в котором она приведена, отсутствуют сведения о способе получения соединения, данные его структурного анализа, сведения о физико-химических или иных свойствах, изобретение также удовлетворяет условию новизны.
Аналогичный вывод может быть сделан и тогда, когда структура заявленного соединения лишь соответствует частному случаю описания известной группы соединений с общей структурной формулой, но заявленное соединение не описано как специально полученное и исследованное.
Например, заявлено конкретное химическое соединение с установленной структурой. В описании изобретения приведены его гербицидные свойства.
В уровне техники обнаружен патент, опубликованный до даты приоритета заявленного соединения. В формуле изобретения охарактеризована группа химических соединений, описываемых общей структурной формулой, к которой относится заявленное соединение.
В описании изобретения к патенту заявленное соединение не упоминается как полученное и исследованное в отношении его структуры и свойств.
В связи с этим указанный источник не может служить препятствием для признания рассматриваемого изобретения соответствующим условию новизны.
Если заявленное изобретение относится к конкретному оптическому изомеру и обнаружен ранее известный общедоступный источник информации, в котором описана соответствующая рацемическая смесь, изобретение может быть признано соответствующим условию новизны в случае отсутствия в уровне техники сведений о способе разделения этой смеси. В частности, энантиомер не соответствует условию новизны, если известна соответствующая рацемическая смесь и способ ее разделения с выделением указанного изомера, который должен относиться конкретно к данной смеси, а не к разделению рацемических смесей вообще. Указания в источнике информации, в котором была описана рацемическая смесь, на возможность разделения рацемической смеси на оптические изомеры обычными методами не достаточно для вывода о несоответствии заявленного изобретения условию новизны.
Изобретение признается новым, если оно относится к новой форме известного соединения. Например, если ранее соединение было получено лишь в аморфной форме, а заявлена кристаллическая форма этого соединения, охарактеризованная соответствующими признаками (например, данными рентгеноструктурного анализа), изобретение признается соответствующим условию новизны. Такой же вывод делается в случае, если была известна одна кристаллическая форма соединения, а заявлена другая кристаллическая форма этого же соединения с другими характеристиками и свойствами.
Изобретение считается соответствующим условию новизны, если оно относится к новым производным известных соединений, образованных взаимодействием, отличным от ковалентного. К таким производным могут относиться соли, гидраты, сольваты, клатраты, комплексы и т.п.
Не признаются соответствующими условию новизны соединения с установленной структурой, которые отличаются пониженным содержанием примесей или улучшенной степенью чистоты, например: "Соединение A с содержанием основного компонента более 98%", или "Изомер соединения B, по существу, свободный от примесей".
Если из уровня техники выявлены технические средства, которые позволили установить (подтвердить) точную структуру соединения, считается, что оно известно, как таковое, т.е. со 100% чистотой, независимо от того, в каком количестве оно было выделено, и был ли известен способ его производства в промышленном масштабе. В случае если задачей изобретения является повышение степени чистоты (понижение содержания примесей) известного соединения с установленной структурой, объектом изобретения может быть способ получения или способ очистки этого соединения или, возможно, продукт, полученный этим способом. Если заявитель уточняет притязания на "соединение, имеющее чистоту..." как "продукт..., полученный способом по п.", заявителю необходимо представить данные, подтверждающие использование именно этого продукта по указанному в заявке назначению с подтверждением достижения заявленного технического результата, с указанием этого назначения в формуле изобретения.
1.9.1.10. Изобретение, относящееся к химическому соединению с неустановленной структурой или композиции неустановленного состава, считается новым, если оно по сравнению с известным соединением того же вида и происхождения или с известной композицией такого же происхождения и назначения имеет, по меньшей мере, одну указанную в формуле новую физико-химическую или иную характеристику, в частности отражающую признаки способа получения соединения или композиции (подпункты (3) и (4) пункта 3.2.4.3 Правил).
1.9.1.11. При оценке новизны изобретения, относящегося к группе химических соединений, описываемых общей структурной формулой, применяется подход, изложенный выше в пункте 1.9.1.9 Рекомендаций.
Дополнительно следует иметь в виду, что, если установлена известность одного из соединений группы, это обстоятельство служит препятствием для признания изобретения новым. Оно может быть устранено в случае исключения выявленного из уровня техники соединения из заявленной группы соединений.
Исключение может быть сделано путем указания конкретных химических наименований исключаемых соединений или конкретного сочетания значений радикалов. Такое исключение не считается основанием для вывода о включении в формулу изобретения признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки, даже если конкретные названия исключаемых соединений или конкретные сочетания значений радикалов не были раскрыты в первоначальных материалах заявки.
1.9.1.12. Определение соответствия изобретения, относящегося к индивидуальному химическому соединению (группе химических соединений), условию патентоспособности "изобретательский уровень" (пункт 19.5.3 Правил) базируется на анализе структуры соединения с точки зрения очевидности проявления им утилитарного свойства, указанного в описании изобретения.
Отрицательный вывод может быть сделан, например, в случае, если в уровне техники выявлены близкие по структуре аналоги заявленного соединения, обладающие тем же утилитарным свойством, и на основании этой информации с привлечением специальных знаний показано, что специалист мог ожидать наличие у заявленного соединения такого свойства.
Этот вывод может быть опровергнут заявителем, если им будут, например, приведены данные о наличии у заявленного соединения полезных свойств, которыми не обладают структурные аналоги, или о наличии новых в количественном отношении свойств.
Под близкими структурными аналогами, как правило, понимаются соединения, которые незначительно отличаются друг от друга по структуре. Предполагается, что такие структурные отличия не должны приводить к существенному изменению свойств молекулы в целом (например, ее полярности, гидрофобности и т.д.) и, следовательно, к изменению ее утилитарных свойств. Так, близкими структурными аналогами могут быть признаны соединения, отличающиеся наличием или отсутствием -СН - группы (гомологи), заменой атомов галогена одного вида на другой (например, хлора на фтор), изомеры, простые производные (например, соли или эфиры) известных соединений. Также близким структурным аналогом обычно признается пептид, отличающийся от известного заменой одной аминокислоты на другую аминокислоту одного вида (например, на основании гидрофобности аминокислот). Этот перечень не является исчерпывающим, и вопрос о степени структурной близости решается экспертом в каждом конкретном случае.
Если формула заявленного изобретения относится к соединениям, описываемым общей структурной формулой, и установлена известность одного из соединений группы, в отношении остальных соединений может быть сделан вывод о несоответствии их условию патентоспособности "изобретательский уровень", если они не будут обладать новыми свойствами в качественном или количественном отношении по отношению к этому известному соединению.
Если различие в свойствах между заявленным и известным соединениями состоит в изменении каких-либо количественных показателей (например, в повышении гербицидной активности), следует обратить особое внимание на степень этого различия. Не может рассматриваться как проявление новых свойств в количественном отношении изменение того или иного показателя в пределах погрешности эксперимента. Изменение свойств должно быть неочевидным и подтверждаться приведением сравнительных данных, в которых в одних и тех же условиях исследуют указанное свойство заявленного соединения и его близкого структурного аналога в том случае, если в уровне техники отсутствуют сведения о количественных показателях указанного свойства известных соединений или условия проведения исследований свойств известных и предложенных соединений настолько различны, что не дают возможности провести сравнительный анализ полученных данных.
Методика проверки соответствия условию изобретательского уровня селективных изобретений в целом совпадает с методикой проверки изобретательского уровня других химических соединений с установленной структурой, т.е. принимается во внимание различие в свойствах заявленных и известных соединений, объединенных известной общей структурной формулой, и учитывается степень этого различия (не считается достаточным для доказательства изобретательского уровня различие количественных показателей в пределах погрешности эксперимента).
В описании такого изобретения обязательно должны быть приведены сравнительные примеры, подтверждающие наличие новых в качественном или количественном отношении свойств у заявленного соединения и отсутствие таких свойств у других соединений (одного соединения недостаточно) известной группы в том случае, если в уровне техники отсутствуют сведения о количественных показателях указанного свойства известных соединений или условия проведения исследований свойств известных и предложенных соединений настолько различны, что не дают возможности провести сравнительный анализ полученных данных.
