УТВЕРЖДЕНЫ
в соответствии
с Приказом Роспатента
от 31 марта 2004 года N 43

Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели

(в редакции приказа Роспатента от 11.10.2005 N 120; приказа Роспатента от 19.06.2006 N 67;
 приказа Роспатента от 09.10.2007 N 93; приказа Роспатента от 30.11.2009 N 169)
____________________________________________________________________
Утратили силу на основании
приказа Роспатента от 20 января 2010 года N 4

____________________________________________________________________

 Используемые сокращения

Закон - Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 53517-1*, введенный в действие 14 октября 1992 года, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 7 февраля 2003 года N 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации".

________________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "N 3517-1". - Примечание изготовителя базы данных.

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, введенный в действие 1 января 1995 года.

Парижская конвенция - Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, к которой СССР в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 8 марта 1965 года N 148 присоединился с 1 июля 1965 года; Стокгольмский акт конвенции ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 года.

Положение о пошлинах - Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденное Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12 августа 1993 года N 793, введенное в действие 1 сентября 1993 года, в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 1996 года N 947, с изменениями и дополнениями, внесенными в него Постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 апреля 1997 года N 423, от 20 августа 1997 года N 1058, от 31 марта 1998 года N 372, от 14 января 2002 года N 8, от 4 июля 2003 года N 403.

Правила - Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Приказом Роспатента от 6 июня 2003 года N 82 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и отмене ранее действовавших Правил", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 года N 4852, вступившим в силу 19 октября 2003 года.

Правила-ПМ - Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные Приказом Роспатента от 6 июня 2003 года N 83 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и отмене ранее действовавших Правил", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 года N 4845, вступившим в силу 21 июля 2003 года.

РСТ, Договор - Договор о патентной кооперации, подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 года, ратифицированный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1977 года, вступивший в силу 1 июня 1978 года.

Инструкция - Инструкция к Договору о патентной кооперации.

Административные инструкции - административные инструкции в соответствии с Договором о патентной кооперации.

1. Экспертиза изобретений

1.1. Проверка формулы изобретения при проведении формальной экспертизы

1.1.1. Общие положения

В соответствии с пунктом 18.2 Правил при проведении формальной экспертизы заявки проверяется соблюдение заявителем требований, предъявляемых к документам заявки, в том числе к формуле изобретения.

В подпунктах (1.9), (1.11)-(1.16) пункта 18.3 Правил приведен перечень таких требований, предъявляемых к формуле изобретения, установление нарушения которых может явиться основанием для направления заявителю соответствующего запроса. Но это не означает, что при проведении формальной экспертизы обращается внимание только на содержащиеся в этом перечне требования. Из содержания подпункта (1.18) того же пункта следует, что основанием для направления заявителю запроса может быть наличие нарушений иных требований Правил, предъявляемых к формуле изобретения. Таким образом, при проверке формулы изобретения эксперту следует принимать во внимание все требования к формуле, содержащиеся в пункте 3.3 Правил, выявление несоблюдения которых может быть осуществлено без анализа сущности заявленного изобретения.

1.1.2. Проверка структуры формулы

1.1.2.1. Как следует из содержания пункта 3.3.2.3 Правил, пункт формулы может быть составлен как с разделением на ограничительную и отличительную части, так и без такого разделения.

Если изобретение относится к индивидуальному химическому соединению, штамму микроорганизма, линии клеток растений и животных либо к изобретению, не имеющему аналогов, или оно охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, формула составляется без выделения отличительных признаков. В остальных случаях заявитель вправе выбрать любую из указанных выше структур формулы.

Формула изобретения может быть изложена без разделения совокупности признаков на части и при наличии аналога заявленного изобретения. Таким образом, если в разделе описания "Уровень техники" заявителем указан известный ему аналог, а формула изобретения составлена без выделения отличительных признаков, нарушения требований, предъявляемых Правилами к формуле, нет.

При анализе формулы изобретения необходимо обращать внимание на то, не включена ли в нее цель изобретения. Предложение заявителю, связанное с исключением цели из формулы, составленной с разделением на части, можно подкрепить отсылкой к абзацу второму подпункта (1) пункта 3.3.2.3 Правил, в котором указано, что отличительная часть формулы излагается непосредственно после словосочетания "отличающийся тем, что".

1.1.2.2. В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.3.2.3 Правил пункт формулы изобретения излагается в виде одного предложения. Таким образом, наличие, например, в независимом пункте формулы нескольких предложений следует рассматривать как нарушение указанного требования.

В то же время следует иметь в виду, что по правилам пунктуации допускается в пределах одного предложения отделение его частей друг от друга точкой с запятой. Поэтому для такого изложения заявителем пункта формулы изобретения преград не должно быть.

1.1.2.3. В том случае, когда изобретение охарактеризовано заявителем в многозвенной формуле с зависимыми пунктами, проверяется правильность изложения последних.

При этом следует принимать во внимание, что зависимый пункт в ограничительной части содержит лишь родовое понятие, отражающее назначение изобретения, изложенное, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылку на другой пункт формулы, например:

"1. Ножницы для резки листового материала, содержащие...

2. Ножницы по п.1, отличающиеся тем, что...".

Если независимый пункт формулы начинается, например, словами "Ножницы для...", а подчиненный ему зависимый пункт - словами "Устройство по п....", заявителю следует порекомендовать привести в соответствие родовые понятия, указанные в разных пунктах формулы, исходя из требования единства терминологии.

В то же время, если иных нарушений в отношении оформления материалов заявки при проведении формальной экспертизы не выявлено, направлять запрос заявителю только по указанному выше поводу не целесообразно.

Проверяя соблюдение заявителем требований, предъявляемых к структуре многозвенной формулы, следует обращать внимание на то, как заявителем обозначена подчиненность зависимых пунктов. В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.3.2.5 Правил при подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы (множественная зависимость) ссылки на них указываются с использованием альтернативы, например:

"4. Устройство по п.1 или п.3" или

"4. Устройство по одному (любому) из п.п.1-3".

Не следует упускать из виду, что пункт формулы с множественной зависимостью не должен служить основанием для других пунктов формулы с множественной зависимостью. Например:

"1. Способ получения...

2. Способ по п.1...

3. Способ по п.2...

4. Способ по п.п.2 или 3...

5. Способ по п.п.1 или 4...".

В приведенной формуле четвертый зависимый пункт является пунктом с множественной зависимостью, т.к. он подчинен непосредственно нескольким пунктам - второму и третьему. Включение в формулу такого зависимого пункта не противоречит требованиям Правил. К пунктам с множественной зависимостью относится и пятый пункт рассматриваемой формулы, но среди пунктов, которым непосредственно подчинен этот пункт, имеется четвертый пункт, который сам является пунктом с множественной зависимостью. Именно такая особенность структуры многозвенной формулы, в которой пункт с множественной зависимостью (в рассматриваемом примере - четвертый пункт) служит основанием для другого пункта с множественной зависимостью (для пятого пункта), отнесена к недопустимым.

Если в формуле, относящейся к группе изобретений, имеется зависимый пункт, в котором указана подчиненность сразу нескольким независимым пунктам, то имеет место нарушение требования последнего абзаца пункта 3.3.2.2 Правил, относящегося к порядку группирования зависимых пунктов, о чем сообщается заявителю.

При проверке формулы, содержащей несколько независимых пунктов, следует иметь в виду, что Правила не содержат каких-либо требований к последовательности изложения в формуле таких пунктов.

1.1.3. Проверка содержания формулы изобретения

1.1.3.1. При проверке правильности изложения формулы необходимо прежде всего установить, содержится ли в формуле указание на то, в отношении какого объекта изобретения испрашивается правовая охрана. Для того чтобы можно было установить, какой объект охарактеризован в формуле, не обязательно наличие в ней собственно указания непосредственно на тот или иной вид объекта (устройство, способ, вещество и т.д.). Достаточно, чтобы о принадлежности к конкретному объекту изобретения можно было судить по содержанию формулы. Если в формуле охарактеризована "Уборочная машина" или "Прибор для измерения влажности", то ясно, что речь идет об устройстве.

Не представляется возможным установить, на какой объект испрашивается правовая охрана, если формула представлена, например, в следующем виде:

"Для тушения лесного пожара используется вертолет, несущий емкости, наполненные составом, подавляющим пламя, который может представлять собой порошок или жидкость".

В случаях, когда невозможно выявить принадлежность заявленного изобретения к какому-то конкретному объекту, заявителю следует предложить представить характеристику изобретения в соответствии с требованиями подпункта (1.12) пункта 18.3 Правил.

1.1.3.2. Установив, к какому объекту относится заявленное изобретение, следует определить, содержатся ли в формуле признаки соответствующего вида. Практике известны случаи, когда заявитель вместо признаков соответствующего объекта изобретения включает в формулу лишь данные об эксплуатационных показателях объекта техники и его потребительских свойствах или описание явлений и эффектов, имеющих место при осуществлении и/или использовании изобретения, например "Транспортное средство, отличающееся (характеризующееся) тем, что оно обеспечивает бесперебойную перевозку грузов на дальние расстояния при малом расходе бензина".

Если выявлена такая особенность формулы, заявителю в соответствии с подпунктом (1.13) пункта 18.3 Правил направляется запрос с предложением включить в формулу признаки объекта изобретения. При этом целесообразно указать, каким из подпунктов пункта 3.2.4.3 Правил заявителю необходимо руководствоваться.

1.1.3.3. В том случае, когда формула не содержит отмеченного выше в пункте 1.1.3.2 недостатка и включает признаки изобретения, необходимо установить, соответствуют ли они по своему характеру тому объекту изобретения, на который испрашивается правовая охрана.

Если заявленное изобретение относится к устройству (как объекту изобретения), следует проверить, использованы ли для его характеристики признаки, указанные в подпункте (2) пункта 3.2.4.3 Правил. При этом необходимо иметь в виду, что Правилами допускается при характеристике конструктивного выполнения устройства указывать на его подвижность (опорный элемент установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения), на возможность реализации определенной функции (пластина установлена с возможностью частичного перекрытия перфорации в стенке корпуса).

В том случае, когда правовая охрана испрашивается на способ, в формуле должны содержаться признаки, перечисленные в подпункте (8) пункта 3.2.4.3 Правил.

Необходимо принимать во внимание, что одним из признаков, допустимых для характеристики способа, является указание на использование устройства, если это относится к условию реализации действия (или действий) способа. При этом глубина раскрытия устройства в "формуле на способ" определяется тем, что необходимо для получения указанного заявителем технического результата. В каких-то случаях достаточно указания лишь на назначение устройства, выраженное общим понятием (исходный материал измельчают в шаровой мельнице). В иных случаях существенным может оказаться конструктивное выполнение устройства, используемого в способе для осуществления его действия ("слои полотна прошивают с помощью иглы, выполненной полой и имеющей продольное отверстие, длина которого составляет 1/5 длины иглы").

Анализируя формулу изобретения, относящегося к веществу, следует учитывать содержание подпунктов (3), (4), (5) пункта 3.2.4.3, а также пункта 3.3.4 Правил.

При этом не должно быть упущено из вида, что формула изобретения, характеризующая композицию, включает кроме входящих в ее состав ингредиентов и признаки, относящиеся к их количественному содержанию. Однако Правилами допускаются и отклонения от этого требования, когда очевидна несущественность таких признаков.

Независимо от того, к какому объекту изобретения относится заявленное изобретение, при проверке содержания формулы необходимо учитывать следующее обстоятельство.

Каждому из перечней признаков, приведенных в пункте 3.2.4.3 Правил, предшествует запись "Для характеристики (приводится вид объекта) используются, в частности, следующие признаки:".

Следовательно, приведенные в Правилах перечни признаков, используемых для характеристики любого объекта изобретения, не являются исчерпывающими. В силу этого обстоятельства считается допустимым наличие в формуле изобретения, кроме признаков, непосредственно взятых из одного перечня, признаков, не вошедших ни в один из перечней, или признаков, упомянутых в другом перечне (т.е. относящихся к иному, чем заявленный, объекту изобретения).

Так, в формуле на устройство могут (кроме признаков собственно заявленного устройства) содержаться характеристика продукта, для получения которого устройство предназначено, например устройство для формования пластмассовых крышек охарактеризовано с привлечением конструктивных особенностей крышки, или характеристика другого устройства, взаимодействие с которым будет осуществляться лишь при эксплуатации охраняемого устройства, например держатель резца характеризуется конструктивными особенностями резца.

В формуле на устройство в качестве признака может быть указана взаимосвязь параметров этого устройства с параметрами среды, в которой устройство будет функционировать (в формуле на скребок для очистки внутренней поверхности нефтепровода содержится в качестве признака взаимосвязь показателя упругости материала скребка с показателями вязкости нефти).

В силу указанной выше причины в формуле на устройство, кроме признаков этого устройства, могут содержаться признаки, которые по своему характеру являются действием над материальным объектом, а потому "принадлежат" способу как объекту изобретения. "Устройство для обработки полотна, содержащее нагреватель и вытяжные валки, отличающееся тем, что вытяжные валки выполнены обрезиненными, а при нагреве полотна осуществляют его антистатическую обработку".

1.1.3.4. При анализе содержания формулы с позиции требований формальной экспертизы эксперт не должен забывать о том, что Правила не содержат каких-то специальных ограничений в отношении формы выражения признака. Она может быть словесной или в виде математической зависимости.

Если речь идет о "количественном признаке", то он может быть выражен как в виде интервала значений, так и в виде единичного значения.

Нет преград для такого выражения признака, которое на практике часто ошибочно относят к "постановке задачи". Например, "заслонка выполнена так, чтобы обеспечить проход изделия только в одну сторону".

Если именно такая особенность выполнения заслонки достаточна, чтобы (в совокупности с другими признаками устройства) получить указанный заявителем технический результат, и для такой характеристики признака существует вполне определенный материальный эквивалент, претензий со стороны экспертизы не должно быть. Но если такие претензии и появляются, то они, как правило, представляют собой результат анализа сущности заявленного изобретения, который не проводится на стадии формальной экспертизы.

Правилами (подпункт (5) пункта 3.3.1) допускается замена характеристики признака отсылкой к описанию или чертежу заявки в тех случаях, когда без такой отсылки невозможно специалисту понять смысловое содержание признака.