При проверке выполнения первого условия, т.е. наличия в материалах заявки указания назначения заявленного изобретения, возможно возникновение следующих вопросов:
- предусмотрено ли вообще использование заявленного изобретения в какой-либо из отраслей деятельности, то есть указано ли заявителем его назначение;
- существует ли реальная потребность в средстве такого назначения.
Ответ на первый вопрос для признания изобретения промышленно применимым, как следует из приведенной в пункте 19.5.1 Правил формулировки проверяемого условия, должен быть положительным.
Так, например, новое химическое вещество без указания его назначения, утилитарных свойств не может быть отнесено к промышленно применимому. В случае установления возможной сферы использования этого вещества в утилитарных целях впоследствии, когда сведения о нем станут общедоступными, она может оказаться патентоспособным изобретением, которое может быть заявлено, в частности, в форме изобретения на применение (см. раздел 1.8 настоящих Рекомендаций).
Аналогичный вывод о несоответствии условию промышленной применимости следует сделать и в отношении способа получения нового химического вещества неизвестного назначения.
Однако, если заявлен новый способ получения известного вещества, в отношении которого уже проводятся исследования свойств и поиски сферы коммерческого использования, можно признать наличие промышленной применимости, поскольку этот способ ориентирован на получение продукта, имеющего потребителя. Так, например, мог бы быть признан промышленно применимым способ получения известного радиоактивного изотопа, который пока сам применяется только в исследовательских целях.
Как отмечено выше, в Правилах содержится требование, согласно которому указание назначения изобретения должно содержаться также в документах, которые необходимы для подтверждения наличия права на установление даты приоритета более ранней, чем дата подачи заявки, если такой приоритет испрашивается. Это означает, что условие промышленной применимости, как и другие условия патентоспособности изобретения, должно быть выполнено на дату приоритета. Представление в дополнительных материалах сведений о назначении, отсутствовавших на дату приоритета, не может быть основанием для признания изобретения промышленно применимым на дату приоритета*.
__________________
* Очевидно, что этот вывод не относится к приведенному выше примеру, относящемуся к способу получения известного вещества, если дополнительные материалы содержат отсутствующие в самой заявке, но известные из уровня техники сведения о возможной сфере использования вещества, для получения которого предназначен заявляемый способ.
Что же касается второго вопроса, то выше в разделе 1.4.1 уже было отмечено, что на экспертизу не возлагается оценка фактического наличия потребности в средстве заявленного назначения.
Поэтому было бы ошибочно, например, мнение о невозможности признать промышленно применимым заявленный усовершенствованный паровоз, основанное на том, что строительство новых паровозов не предполагается, а ранее построенные паровозы выводятся из эксплуатации.
Если указанное заявителем назначение является необычным, даже экзотическим, тоже не следует подвергать сомнению промышленную применимость. Изобретатель, предложивший средство необычного, но указанного им назначения, должен быть поощрен за выявление новой потребности одновременно с созданием средства для ее удовлетворения. Исследователи истории техники склонны считать, что техника вообще не создает абстрактных потребностей, она лишь актуализирует, делает осознанными уже существующие.
Тем более нет оснований относить к промышленно неприменимым изобретения, направленные на создание средств с необычным сочетанием уже известных функций, например лестница-стремянка - тележка, книжная полка - ящик для рыболова.