ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИКАЗ

от 14 января 2014 года N 2

О внесении изменений в часть вторую Руководства по экспертизе заявок на изобретение

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
приказа Роспатента от 27 декабря 2018 года N 236
____________________________________________________________________

В связи с введением в практику классифицирования патентных документов совместной патентной классификации (CPC), расширением функциональных возможностей поисковых систем международных патентных ведомств и патентных ведомств ряда стран, документация которых включена в минимум РСТ, а также изменениями в предоставляемых экспертам ФИПС поисковых ресурсах

приказываю:

1. Внести в часть вторую Руководства по экспертизе заявок на изобретение, утвержденного приказом Роспатента от 25 июля 2011 года N 87, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 10 января 2013 года N 1 "О внесении изменений в часть вторую Руководства по экспертизе заявок на изобретения" (далее - Руководство), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. ФИПС (О.И.Стрелков) обеспечить:

2.1. применение Руководства с изменениями, внесенными в соответствии с настоящим приказом;

2.2. размещение актуализированной версии Руководства на сайте Роспатента и ФИПС в течение месяца с даты утверждения настоящего приказа;

2.3. издание актуализированной версии пунктов 4 и 5 части второй Руководства для целей использования экспертами ФИПС.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
Б.П.Симонов

Приложение
к приказу Роспатента
от 14 января 2014 года N 2

     

Изменения которые вносятся в часть вторую Руководства по экспертизе заявок на изобретения

Изложить пункты 4 и 5 части второй Руководства по экспертизе заявок на изобретения, утвержденного приказом Роспатента от 25 июля 2011 года N 87, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 10 января 2013 года N 1 "О внесении изменений в часть вторую Руководства по экспертизе заявок на изобретения", в следующей редакции:

"4. Область и объем поиска

4.1. После того как предмет поиска (объект, подлежащий поиску) четко сформулирован, необходимо определить область поиска, т.е. области науки и техники, с которыми данный объект наиболее тесно связан, используя для этого технические термины, определяющие область поиска как широко, так и специфично (узко).

Информационный поиск должен охватывать все релевантные предмету поиска области науки и техники (т.е. имеющие наиболее близкое к нему отношение).

4.2. Для определения области поиска в патентной документации, систематизированной по МПК, в соответствии с предметом поиска из всей схемы МПК отбирают те классификационные рубрики, которые в совокупности и будут характеризовать необходимую область поиска.

4.3. Для определения необходимых классификационных рубрик МПК рекомендуется использовать существующую в информационно-поисковой системе (ИПС) PatSearch возможность поиска в действующей версии МПК на русском языке. Возможность поиска подходящей рубрики на английском языке предоставляется поисковой системой Espacenet в рамках поиска по Совместной патентной классификации (CPC). Можно использовать оригинальные версии МПК, которые размещены в Интернете на сайте ВОИС, а на русском языке - на сайте ФИПС. При поиске в электронных массивах область поиска целесообразно характеризовать целым подклассом (или несколькими подклассами) МПК.

4.4. После выбора подходящего подкласса (подклассов) необходимо проверить отсылки и примечания, встречающиеся в заголовке этого подкласса, для установления более точного его содержания и определения разграничения между родственными подклассами, что в свою очередь может указать на местонахождение желаемой тематики где-либо еще. Если для выбранного подкласса есть классификационное определение, его необходимо изучить детально, поскольку оно дает наиболее точные указания в отношении классифицируемых в подклассе объектов.

4.5. В случаях применения множественного классифицирования и/или гибридных систем (например, для разных категорий объектов - процессов, продуктов, устройств или материалов, при классифицировании как в функционально ориентированных рубриках МПК, так и в рубриках по применению, классифицировании дополнительной информации) рекомендуется использовать для поиска комбинацию классификационных индексов или классификационных индексов и индексов кодирования.

4.6. В случае, когда соответствующие рубрики в МПК не найдены, предмет поиска следует попытаться сформулировать иначе и процедуру нахождения области поиска повторить для новой формулировки.

4.7. Альтернативным методом определения соответствующего места в МПК может быть поиск релевантных документов в базах данных, содержащих полные тексты или рефераты патентных документов, с помощью соответствующих предмету поиска технических терминов.

При нахождении релевантных документов целесообразно провести статистический анализ индексов классификации, присвоенных выявленным документам. Наиболее часто встречающиеся в найденных релевантных патентных документах классификационные рубрики целесообразно включить в область поиска.

4.8. Аналогично определяют рубрики для проведения поиска в патентных документах, классифицированных по другим патентным классификациям. Помимо МПК для целей поиска целесообразно использовать (в соответствующих массивах патентной информации) патентную классификацию фирмы Дервент в массиве DWPI PatSearch, Совместную патентную классификацию Европейского патентного ведомства и патентного ведомства США (CPC) и национальные патентные классификации Японии FI/F-terms.

4.9. В первую очередь область поиска включает рубрики МПК, которые имеют непосредственное отношение к предмету поиска. Однако, как правило, область поиска должна быть значительно шире области, соответствующей классификации самого объекта изобретения, за счет включения в нее классификационных рубрик, характеризующих все технические аспекты заявленного изобретения.

Расширяется область поиска за счет включения в нее как смежных, так и дополнительных рубрик МПК (см. Руководство к МПК).

Вопрос о том, что в каждом конкретном случае считать основной, а что смежной или дополнительной областью, рассматривается исходя из того, что составляет наиболее важную функцию или область применения заявленного изобретения. Этим обеспечивается требуемая полнота информационного поиска для определения уровня техники.

4.10. Область поиска определяется до проведения поиска и уточняется в процессе его проведения в зависимости от полученных результатов.

4.11. В объем поиска могут быть включены любые общедоступные документы независимо от языка, давности и типа документа.

В любом случае, когда не предусмотрено иное, при проведении информационного поиска необходимо просмотреть объем документации, определенный пунктом 4 статьи 15 РСТ и приведенный в правиле 34.1 Инструкции РСТ (далее - минимум РСТ), который включает:

- патенты, выданные с 1920 года Великобританией, бывшим патентным ведомством Германии, СССР, США, Францией, Швейцарией (только на немецком и французском языках) и Японией (в объеме рефератов на английском языке);

- патенты, выданные Федеративной Республикой Германии, Китайской Народной Республикой (в объеме рефератов на английском языке), Республикой Корея (в объеме рефератов на английском языке) и Российской Федерацией;

- заявки на патенты, если таковые есть, опубликованные с 1920 года в упомянутых выше странах;

- авторские свидетельства, выданные СССР;

- свидетельства о полезности и опубликованные заявки на свидетельства о полезности, выданные во Франции;

- патенты и/или опубликованные патентные заявки других стран с 1920 года на английском, французском, немецком или испанском языках, в которых не содержится притязания на приоритет и которые отобраны национальными ведомствами выдавшей страны и отданы в распоряжение международных поисковых органов, в первую очередь - патентные документы Австрии, Австралии, Канады;

- опубликованные международные заявки, опубликованные региональные патенты и авторские свидетельства, а также опубликованные заявки по ним (EPO, OAPI, ARIPO, EA);

- статьи из периодических изданий, список которых, согласуемый с Международными Поисковыми Органами, публикуется на сайте Международного Бюро ВОИС. Ретроспектива поиска по непатентной документации должна составлять не менее 5-ти лет.

4.12. Для заявок на выдачу патента Российской Федерации на изобретение рекомендуется включать в объем информационного поиска (на основании подпункта (5) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ) неопубликованные неотозванные и не признанные отозванными заявки, имеющие более ранний приоритет. Несмотря на то, что на момент проведения поиска такие заявки не являются частью уровня техники и выдача патента по рассматриваемой заявке (при условии соответствия заявленного изобретения другим условиям патентоспособности) может состояться, заявитель должен быть уведомлен о наличии такой заявки. Заявителю сообщается также, что если в дальнейшем сведения об этой заявке будут опубликованы и появится возможность для любого лица ознакомиться с ее документами в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, выданный патент может быть оспорен в соответствии с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса.

Кроме того, рекомендуется включать в объем поиска те заявки на изобретения и полезные модели и патенты, которые имеют ту же дату приоритета, что и заявка, по которой проводится поиск. Хотя эти заявки не включаются в уровень техники, они должны быть рассмотрены в процессе экспертизы в соответствии со статьей 1383 Кодекса.

4.13. В объем международного поиска включаются опубликованные заявки и патенты, дата публикации которых является такой же или более поздней, но дата подачи которых или, где это применимо, дата испрашиваемого приоритета является такой же или более ранней, чем дата международной подачи международной заявки, по которой проводится поиск, и которые могли бы быть противопоставлены ей по новизне, если бы они были опубликованы до даты международной подачи. Таким документам в отчете о международном поиске в соответствии со стандартом ST.14 ВОИС присваивают категорию "E".

4.14. Поиск может быть расширен, если, по мнению эксперта, есть вероятность нахождения релевантных документов в патентных документах более раннего периода, чем это предусмотрено минимумом РСТ, а также в патентной документации стран, не входящих в минимум РСТ.

4.15. Поиск может быть ограничен более поздним сроком, чем указанный в минимуме документации РСТ, если развитие области техники, к которой относится предмет поиска, началось в более поздний период.

4.16. Информационный поиск по заявкам Турецкого патентного института (ТПИ), помимо минимума документации РСТ, должен охватывать патенты и заявки на полезные модели Турции (TR).

По заявкам ТПИ, содержащим объекты, относящиеся к хирургическим или терапевтическим методам лечения людей и животных, а также к способам диагностики, поиск по данным объектам не проводится.

4.17. По евразийским заявкам в зависимости от вида заказа поиск проводится либо в рамках минимума документации РСТ, либо в рамках русскоязычного фонда стран СНГ, включающего патентные документы Евразийской патентной организации, Республики Армения, Республики Азербайджан, Республики Беларусь, Киргизской Республики, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации (СССР), Туркменистана, Республики Таджикистан.

4.18. Дополнительные международные поиски по международным заявкам проводят в объеме русскоязычного фонда документации следующих стран:

- SU - авторские свидетельства и патенты бывшего СССР (с 1924 по 1991 года);

- RU - заявки, патенты и полезные модели Российской Федерации (с 1992 года по настоящее время);

- EA - евразийские заявки и патенты (с 1996 года по настоящее время);

- AM - патентные документы Армении (с 1995 года по настоящее время);

- BY - патентные документы Республики Беларусь (с 1994 года по настоящее время);

- KZ - патентные документы Республики Казахстан (с 1993 года по настоящее время);

- KG - патентные документы Киргизской Республики (с 1995 года по настоящее время);

- TJ - патентные документы Республики Таджикистан (с 2005 года по настоящее время);

- TM - патентные документы Туркменистана (с 1993 года по настоящее время);

- UZ - патентные документы Республики Узбекистан (с 1994 года по настоящее время);

- AZ - патентные документы Азербайджанской Республики (с 1996 года по настоящее время);

- UA - патентные документы Украины (с 1993 года по настоящее время).

4.19. При проведении информационного поиска в ходе экспертизы по существу международной заявки на национальной фазе в отношении той части формулы (всей формулы), по которой международный поиск ранее был проведен другим международным поисковым органом, объем поиска может быть ограничен только документацией Российской Федерации, СССР, Евразийского патентного ведомства и русскоязычного фонда стран СНГ.

При наличии в отчете о международном поиске ссылок, порочащих новизну или изобретательский уровень, информационный поиск в объеме документации Российской Федерации, СССР, Евразийского патентного ведомства в отношении принятой к рассмотрению формулы изобретения или ее части может не проводиться, если оценка релевантности этих ссылок при экспертизе заявки по существу не изменилась.

4.20. Если в запросе на проведение информационного поиска указаны конкретные страны, периоды и классификационные рубрики, то область и объем поиска могут быть ограничены рамками данного запроса.

5. Процедура и стратегия поиска

5.1. При поиске эксперт должен стремиться к тому, чтобы максимально полно выявить соответствующий уровень техники с учетом имеющихся информационных и временных возможностей, при этом большое значение имеет правильный выбор стратегии поиска.

Стратегия поиска после определения предмета (объекта) и области поиска включает выбор очередности обращения к поисковым массивам, подход к составлению поискового запроса, процедуру изменения поискового запроса в зависимости от получаемых результатов, принятие решения о завершении поиска.

При проведении информационного поиска эксперт может обращаться к следующим информационным ресурсам:

- массивы отечественной и зарубежной патентной документации в электронном виде во внутриведомственной поисковой системе PatSearch (далее - система PatSearch), а также на сайтах патентных ведомств и международных патентных организаций в Интернете;

- массивы отечественной и зарубежной патентной документации в электронном виде в Интернете, в том числе в коммерческих (платных) БД;

- фонд отечественной и зарубежной патентной информации в электронном виде на оптических носителях;

- БД непатентной литературы;

- фонд ФИПС патентно-ассоциируемой литературы;

- фонд отечественной и зарубежной патентной информации на бумажном носителе.

5.2. Правильный выбор очередности обращения к различным массивам информации чаще всего позволяет сократить время поиска нужной информации.

В случае отсутствия у эксперта предварительных данных о наличии объектов, наиболее релевантных заявленному, или о наибольшей вероятности их наличия в каком-либо конкретном массиве (научно-техническое издание, часть патентного фонда, соответствующая конкретной стране и рубрике МПК), целесообразно использовать следующий порядок просмотра информационных массивов: