1. Коммент. ст. является одной из наиболее значимых статей главы 69 ГК, поскольку указывает не только на основные способы защиты исключительных прав, но и определяет подход к разрешению коллизий, которые могут возникать между правами на различные объекты интеллектуальной собственности.
2. Пункт 1 содержит перечень способов защиты исключительных прав, которые могут применяться при нарушении прав на любые объекты интеллектуальной собственности. Данный перечень включает пять способов защиты. Первые три из них - признание права, пресечение незаконных действий и возмещение убытков - совпадают с общими способами защиты гражданских прав (ст.12 ГК), два остальных - изъятие у нарушителя материального носителя и публикация информации о судебном решении - могут считаться специальными способами защиты исключительных прав, хотя иногда применяются при защите и некоторых других гражданских прав.
Защита исключительных прав может осуществляться и другими способами, предусмотренными как ст.12 ГК, так и иными нормами ГК и других законов. Нужно лишь учитывать, что одни способы защиты носят общий характер и, следовательно, могут применяться при нарушении соответствующих прав на любые объекты интеллектуальной собственности (например, требование из неосновательного обогащения), другие способы защиты могут применяться лишь в случаях, прямо указанных в законе (например, взыскание компенсации). В связи с этим следует отметить, что ни коммент. ст., ни другие статьи ГК в отличие от п.3 ст.49 Закона об авторском праве не предусматривают возможности компенсации морального вреда при нарушении исключительных и иных имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности. Иначе говоря, в настоящее время требовать компенсации морального вреда можно лишь при нарушении личных неимущественных прав создателей результатов интеллектуальной деятельности.
Указанные в коммент. ст. способы защиты исключительного права могут быть применены как при внедоговорном нарушении исключительного права, так и при нарушении его в условиях наличия договора. Поэтому трудно объяснить, на каком основании некоторые комментаторы закона, в частности Э.П.Гаврилов, заключают, что они рассчитаны лишь на случаи внедоговорных нарушений.
3. Особенностью п.1 коммент. ст. является то, что в нем указывается не только на соответствующие способы защиты, но и на нарушителей исключительных прав, которые привлекаются в качестве ответчиков.
В этом отношении наибольший интерес представляет подп.4 п.1, посвященный изъятию у нарушителей исключительных прав контрафактных материальных носителей (в своей первоначальной редакции данный подпункт содержал досадную опечатку, поскольку отсылал к п.5, а не 4 коммент. ст.). Одним из возможных нарушителей признан недобросовестный приобретатель контрафактного материального носителя. По смыслу закона им должно считаться лицо, которое знало или должно было знать о том, что приобретает материальный носитель с нарушением исключительного права на выраженный в нем результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Таким приобретателем может быть любое лицо независимо от того, является ли оно физическим или юридическим, а также безотносительно к целям приобретения материального носителя. Условия и основания приобретения контрафактного экземпляра также могут быть различными и принимаются во внимание лишь при оценке степени добросовестности приобретателя. В частности, учитываются конкретные условия приобретения материального носителя (покупная цена экземпляра, место его приобретения и т.п.), жизненный опыт приобретателя и другие заслуживающие внимания обстоятельства.
Как правило, вопрос о добросовестности приобретателя решается на момент приобретения материального носителя. Однако возможен и такой вариант, когда на момент приобретения приобретатель не знал и не мог знать о том, что им приобретается контрафактный экземпляр, но узнал или не мог не узнать об этом в дальнейшем (например, данный факт был отражен в акте аудиторской проверки юридического лица). Если, несмотря на это, приобретатель продолжает использовать контрафактную продукцию, имеются основания для признания его недобросовестным с этого момента.
Если же анализ всех собранных данных не позволяет однозначно установить, что приобретатель является недобросовестным, следует исходить из общей презумпции добросовестности участников гражданского оборота (п.3 ст.10 ГК).
Необходимо учитывать, что возможность изъятия контрафактных экземпляров у других нарушителей исключительных прав - их изготовителей, импортеров, хранителей, перевозчиков, продавцов и иных распространителей - не ставится в зависимость от наличия вины в их действиях. Так, контрафактная продукция может быть изъята у магазина, который ее реализует, у типографии, которая ее изготавливает, у перевозчика, который ее транспортирует, и т.д., хотя бы эти лица не знали и не могли знать о том, что имеют дело с такой продукцией. Поэтому указанная мера, несмотря на свой конфискационный характер, тяготеет, скорее, к мерам защиты, чем к мерам ответственности.
4. В п.2 указывается на возможность принятия обеспечительных мер в делах, связанных с нарушением исключительного права, включая наложение ареста на материальные носители, оборудование и материалы, и запрет на осуществление соответствующих действий в информационно-телекоммуникационных сетях. Данная норма, равно как и указание на то, что обеспечительные меры должны быть соразмерны объему и характеру предполагаемого нарушения, не несут в себе большой смысловой нагрузки, поскольку возможность применения обеспечительных мер предусмотрена процессуальным законодательством. Какие-то специальные обеспечительные меры, рассчитанные лишь на применение в делах по защите исключительных прав, в законодательстве отсутствуют.
5. Пункт 3 коммент. ст. посвящен выплате компенсации за нарушение исключительного права - самому востребованному практикой способу его защиты. Напомним, что возможность требовать выплаты компенсации за допущенное нарушение прав интеллектуальной собственности впервые была закреплена Законом об охране программ для ЭВМ (1992 года), затем распространена на защиту имущественных прав всех авторов и обладателей смежных прав (1993 года), а еще через десять лет (2002 года) введена в Закон о товарных знаках. В настоящее время сфера применения компенсации еще более расширилась за счет возможности ее взыскания при нарушении прав на некоторые новые объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, данная санкция постепенно выходит за рамки интеллектуальной собственности, что подтверждается ее появлением в корпоративном праве (см., например, ст.8.1 Закона об акционерных обществах).
Ввиду новизны рассматриваемой санкции для отечественного законодательства ее практическое применение столкнулось с рядом сложностей, вызванных различной трактовкой ее правовой природы. Известную почву для различного понимания компенсации создали также изменения, внесенные в Закон об авторском праве в 2004 году, а также противоречивая судебная практика. Устранение некоторых (но, к сожалению, не всех) ошибочных положений прежнего законодательства частью четвертой ГК вновь создало возможность для правильного понимания компенсации как специального способа защиты исключительных прав.
6. На наш взгляд, правильное применение данного способа защиты возможно лишь при следующих условиях. Во-первых, необходимо уяснить юридическую природу данной санкции. По всем своим признакам и функциональному назначению компенсация является мерой гражданско-правовой ответственности. Следовательно, для ее применения по общему правилу необходима вина нарушителя исключительного права. Независимо от вины данная санкция применяется лишь нарушителям-предпринимателям (см. п.3 ст.1250 ГК и коммент. к ней).
Во-вторых, компенсация по прямому указанию закона взыскивается "вместо возмещения убытков". Следовательно, обязательным условием присуждения компенсации является наличие убытков. При этом наличие убытков предполагается при доказанности факта нарушения исключительного права. Если же эта презумпция будет опровергнута и доказано, что, несмотря на нарушение исключительного права, его обладателю не причинено никаких убытков, компенсация не подлежит взысканию.
В-третьих, данный способ защиты исключительного права заимствован российским правом из англо-американского права. В странах общего права выплата компенсации широко применяется в качестве упрощенного способа возмещения убытков в условиях, когда затруднено доказывание их конкретного размера. Основное преимущество рассматриваемого способа защиты заключается в том, что потерпевший освобожден от доказывания размера причиненных ему убытков. Поэтому фраза о том, что "компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения", не должна толковаться в отрыве от общего контекста, сказанного в абз.1 п.3 коммент. ст. Общий же смысл абз.1 п.3 состоит в том, что нарушение исключительного права должно повлечь за собой убытки (что и предполагается), но их конкретный размер не подлежит доказыванию.
7. Что касается размера компенсации, то он зависит от характера нарушения и иных заслуживающих внимания обстоятельств. К числу последних могут относиться масштабы и продолжительность нарушения, а также, безусловно, его последствия и прежде всего предполагаемые размеры причиненных убытков. Поэтому, хотя потерпевший и освобожден от обязанности доказывания размера причиненных ему убытков, он может представить суду расчет своих предполагаемых убытков, который должен быть принят во внимание судом.
Указание в законе на "характер нарушения" означает возможность учета судом вины нарушителя исключительного права при определении размера компенсации. Очевидно, что при совпадении объективной стороны нарушения исключительного права было бы несправедливо взыскивать одинаковую компенсацию с того, кто нарушил исключительное право по неосторожности, и с того, кто сделал это умышленно.
Если исключительное право нарушено лицензиатом и за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена специальная ответственность, то это обстоятельство в соответствии с п.15 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 5/29 подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания.
8. Положение о том, что компенсация может быть взыскана как за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержавшееся в прежней редакции п.3 коммент. ст., ввиду своей неопределенности создавало почву для судебного произвола и злоупотребления правом на защиту. Указанная норма сохранилась, но Федеральный закон от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ несколько смягчил ее действие, предусмотрев, что общий размер компенсации, причитающейся одному правообладателю за нарушение его прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, может быть снижен судом ниже установленных пределов, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. Хотя данное решение трудно признать оптимальным, оно все же лучше того, которое было закреплено в законе раньше.
9. Серьезным недостатком п.3 коммент. ст., как и части четвертой ГК в целом, является положение о том, что выплата компенсации допускается лишь "в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации". В настоящее время компенсация может быть взыскана при нарушении исключительных прав на произведения (ст.1301 ГК), объекты смежных прав (ст.1311 ГК), товарные знаки (ст.1515 ГК), наименования мест происхождения товаров (ст.1537 ГК) и объекты патентных прав (ст.1406.1 ГК).
По каким причинам составители проекта части четвертой ГК не придали этому наиболее востребованному практикой способу защиту исключительных прав общий характер, а разработчики Федерального закона от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ не исправили эту ошибку, остается загадкой. Очевидно, что доказать размер убытков при нарушении исключительных прав, например, на секрет производства или коммерческое обозначение, отнюдь не легче, чем в тех предусмотренных законом случаях, когда взыскание компенсации возможно.
10. В п.4 коммент. ст. дано понятие контрафактного материального носителя, которым считается любой материальный носитель, изготовление, распространение, импорт, перевозка, хранение или иное использование которого приводят к нарушению исключительного права на выраженный в нем результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Как видно из приведенной нормы, понятие контрафактного материального носителя толкуется весьма широко и охватывает собой любые товары (изделия, экземпляры), введенные в гражданский оборот без согласия правообладателя. Иначе говоря, контрафактными будут считаться даже те экземпляры, которые изготовлены с согласия правообладателя, но распространяются без его ведома.
Если товар решением суда признан контрафактным, он по общему правилу подлежит изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. Вместе с тем, законом могут быть предусмотрены иные последствия. Например, в соответствии с ч.3 ст.32.4 КоАП РФ конфискованные экземпляры контрафактных произведений или фонограмм могут быть переданы обладателю авторских прав или смежных прав по его просьбе в счет компенсации причиненных ему убытков. Согласно п.2 ст.1515 ГК в тех случаях, когда введение контрафактных товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток и упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.
Систематическое толкование положений, закрепленных подп.4 п.1 и п.4 коммент. ст., позволяет сделать вывод, что у добросовестного приобретателя контрафактный товар может быть изъят только при условии выплаты соответствующей компенсации.
11. Пункт 5 коммент. ст. определяет судьбу оборудования, устройств и материалов, посредством использования которых были нарушены исключительные права. По общему правилу они по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации. Например, конфискация в доход государства материалов, оборудования и иных орудий совершения административного нарушения авторских, смежных, изобретательских и патентных прав предусмотрена ст.7.12 КоАП РФ.
По смыслу закона изъятие и уничтожение оборудования, устройств и материалов не зависят от того, кому - нарушителю или третьему лицу - они принадлежит. В случае, если собственник, например, сдавший их в аренду, не знал и не должен был знать о том, что они будут использоваться для изготовления, распространения и иного введения в гражданский оборот контрафактных материальных носителей, он вправе взыскать убытки, причиненные ему изъятием его имущества, со своего договорного контрагента.
Для принятия такого решения суд должен установить, что оборудование, устройства и материалы либо преимущественно использовались, либо специально предназначались для нарушения исключительных прав. Вопрос о том, в каких целях в основном использовались оборудование, устройства и материалы, решается судом с учетом конкретных обстоятельств каждого случая.
Закон не предусматривает возможности передачи таких оборудования, устройств и материалов правообладателю в целях компенсации причиненных ему убытков. Уничтожение оборудования, устройств и материалов производится за счет нарушителя.