Экспертиза проводится по заявке, прошедшей регистрацию в соответствии с подпунктом (1) пункта 16 Правил-ПМ.
При экспертизе заявки на полезную модель проводится проверка соответствия документов не только требованиям к их оформлению, но и к содержанию. Прежде всего это касается формулы полезной модели и ее описания.
В пунктах 3.2 и 3.3 Правил-ПМ приведены требования, которым должны соответствовать описание и формула полезной модели, а в пункте 17.3 перечислены возможные недостатки ее составления, требующие направления заявителю запроса с предложением их устранения.
В процессе экспертизы проверяется, относится ли заявленный объект к устройствам и охарактеризован ли характерными для устройств признаками технического характера, неисчерпывающий перечень которых приведен в подпункте (2) пункта 3.2.4.3 Правил-ПМ.
Под устройством применительно к полезной модели следует понимать не только собственно техническое сооружение, механизм, машину, прибор, вещь, но и набор устройств, каждое из которых имеет свое назначение, а вместе выполняют общее назначение (например, набор хирургических инструментов для проведения определенной операции, набор устройств для ловли раков и т.п.), а также изделия типа многослойных материалов, волокон, электродов, гранул с оболочкой и т.п.
Не является препятствием для квалификации полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, если его признаки характеризуют, например, материал, из которого выполнено устройство в целом или его элементы, в том числе если материал охарактеризован через способ его получения.
При проверке формулы полезной модели устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленной полезной модели, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Проверяется, представляет ли собой указанный в описании технический результат характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.
В процессе проверки формулы полезной модели выявляют наличие в формуле признаков, необходимых только для получения результата, не являющегося техническим, если таковой приведен в описании. Для полезной модели, характеризуемой с привлечением признаков программы для электронных вычислительных машин или используемого в такой программе алгоритма, проверяют, не указан ли в описании результат, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему полезную модель, с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил-ПМ.
Если будет установлено, что технический результат не указан в описании полезной модели или указанный результат не может считаться имеющим технический характер (подпункт (1.1) пункта 3.2.3.4 Правил-ПМ), то есть если он, в частности, проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума; достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил; заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма; обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе, заключается в занимательности и зрелищности, заявителю направляется запрос с просьбой уточнить этот раздел описания и сообщением, что отсутствие в описании формулировки результата, имеющего технический характер, свидетельствует о том, что предлагаемый объект не может рассматриваться как техническое решение, относящееся к устройству, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана как полезной модели.
Заявителю может быть предложено уточнить формулировку технического результата и указать, как влияют признаки, включенные в формулу полезной модели, на достижение уточненного технического результата.
В запросе целесообразно указать, что если разъяснения относительно причинно-следственной связи признаков формулы полезной модели с техническим результатом отсутствуют, такие признаки квалифицируются как несущественные и в случае подачи возражения против выдачи патента на данную полезную модель не учитываются при установлении новизны полезной модели.
Если в формулу полезной модели наряду с признаками устройства, которые находятся в причинно-следственной связи с указанным техническим результатом, включены признаки, необходимые только для получения результата, не являющегося техническим, либо результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему полезную модель, заявителю рекомендуется осуществить корректировку формулы для исключения из нее таких признаков. При этом заявителю сообщается, что в случае выдачи патента сохранение их в формуле полезной модели может привести к сужению объема правовой охраны. Кроме того, такие признаки как несущественные не принимаются во внимание в случае опротестования выданного патента по условию патентоспособности "новизна".
Если установлено, что в независимом пункте формулы полезной модели отсутствует признак, который, по мнению экспертизы, является существенным, т.к. без него не достигается технический результат (ни один из результатов, если заявитель указал несколько их видов), но этот признак содержится в описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы. При этом приводятся доводы, подтверждающие необходимость этого признака для достижения технического результата. Такие доводы могут основываться, в частности, на раскрытой в описании причинно-следственной связи между признаками и техническим результатом.
В том случае, когда установлено, что независимый пункт формулы, представленной заявителем, содержит несущественные признаки или признаки, характеризующие лишь частные формы выполнения или использования заявленной полезной модели, заявителю может быть предложено рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы полезной модели.
Предложения в запросе, касающиеся включения или исключения признаков из независимого пункта формулы полезной модели, могут быть сделаны, в частности, в случае, когда формула содержит не только те признаки, которые раскрыты в разделе описания "Сущность полезной модели", но и иные, в нем не указанные, или в случае, когда независимый пункт формулы содержит признаки, указанные в разделе "Сущность полезной модели" как частные случаи выполнения и/или использования полезной модели.
При проверке формулы полезной модели устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте (4) пункта 3.3.1 Правил-ПМ, а именно выражены ли в формуле признаки полезной модели так, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Если для соблюдения такого условия необходима корректировка характеристики признака на основе описания полезной модели, заявителю предлагается провести такую корректировку. При этом в запросе сообщается, что если заявитель не скорректирует формулу полезной модели, заявка будет признана отозванной.
Если, по мнению экспертизы, такая корректировка невозможна вследствие того, что материалы заявки не содержат сведений, позволяющих уточнить этот признак, заявителю сообщается, что заявка будет признана отозванной в связи с тем, что ее документы оформлены с нарушением требований к ним, установленных Правилами.
При проверке формулы на соответствие требованию подпункта (2) пункта 3.3.1 Правил-ПМ устанавливается, использованы ли для характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели, понятия, содержащиеся в описании. Если в формулу полезной модели включены понятия, отсутствующие в их буквальной формулировке в описании, устанавливается, раскрыто ли в описании содержание таких понятий.
Проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу полезной модели.
В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы полезной модели, для получения технического результата, указанного заявителем. Если о возможности получения указанного заявителем технического результата могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании полезной модели примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также достаточность их для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами, и правомерности использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков полезной модели.
Описание полезной модели согласно пункту 2 статьи 17 Закона должно раскрывать ее с полнотой, достаточной для осуществления.
Это требование конкретизировано в пункте 3.2 Правил-ПМ, в котором приведена структура описания полезной модели и содержание его разделов. Правила-ПМ (пункт 17.3) содержат также перечень оснований для направления заявителю запроса в случае, когда описание не соответствует установленным требованиям.
В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю в запросе сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку.
Если в заявке приведена однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом, проводится проверка в соответствии с требованиями подпункта (2) пункта 3.3.2.4 Правил-ПМ, в соответствии с которым независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели или к нескольким полезным моделям - вариантам (пункт 2.3 Правил-ПМ), если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.
В случае многозвенной формулы полезной модели, имеющей зависимые пункты, также проводится проверка в соответствии с требованиями подпунктов (1)-(3) пункта 3.3.2.5 Правил-ПМ.
Если зависимый пункт формулы полезной модели содержит признак, заменяющий или исключающий признак независимого пункта, которому он подчинен, заявителю в запросе может быть предложено, в частности, перенести в независимый пункт заменяющий признак в форме альтернативы или исключить зависимый пункт с заменяющим признаком или изъять из независимого пункта признак, который исключается в зависимом пункте, и включить его в зависимый пункт как частный случай выполнения полезной модели, включив в независимый пункт обобщающее эти признаки понятие, если оно присутствовало в описании полезной модели.
Если основанием для вывода о несоблюдении требования единства явилось несоблюдение заявителем условий использования для характеристики признака альтернативных понятий, в запросе показывается характер допущенного нарушения с указанием конкретных альтернативных характеристик, в отношении которых такое нарушение установлено.
Если заявителем предложена многозвенная формула, содержащая несколько независимых пунктов, проводится анализ каждого из них (совместно с подчиненными им зависимыми пунктами, если таковые имеются) в соответствии с изложенным выше.
Устанавливается также, представляют ли полезные модели, включенные в независимые пункты, группу полезных моделей, образующих единый творческий замысел.