Кроме проверки соблюдения заявителем требований, содержащихся в Законе, эксперт устанавливает, соблюдены ли иные требования, предъявляемые к формуле изобретения, содержащиеся в Правилах. К таким требованиям относится требование подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил, связанное с возможностью понимания специалистом на основе уровня техники смыслового содержания признака (в условиях ранее действовавшего патентного законодательства это требование связывалось с требованием идентифицируемости признака).
Не могут быть признаны соответствующими указанному требованию признаки, охарактеризованные термином, ставшим известным лишь из материалов заявки (т.е. не использовавшимся до даты приоритета в каком-либо источнике информации).
Не имеют определенного смыслового содержания такие понятия, как "датчик специальной конструкции", "препарат с особым воздействием на организм" (однако не следует критически оценивать формулу с точки зрения рассматриваемого требования, если она содержит запись следующего вида "прибор имеет датчик влажности и специально для него предназначенный опорный элемент").
При выявлении в формуле признака, смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании уровня техники, эксперт в запросе сообщает об этом заявителю. При этом содержание запроса в части, относящейся к обсуждаемому вопросу, будет зависеть от конкретной ситуации. Если признак раскрыт в описании в требуемой степени и потому путем корректировки формулы на основе первоначального описания заявитель может устранить выявленный недостаток формулы, в запросе следует обратить его внимание на это обстоятельство. В этом случае были бы полезны и конкретные рекомендации эксперта, связанные с характером корректировки признака.
В том случае, когда указанный в формуле признак, в отношении которого выявлено несоответствие обсуждаемому требованию, не раскрыт в первоначальном описании и заявитель не сможет уточнить характеристику этого признака, не выходя за пределы первичных материалов заявки, то в запросе это обстоятельство должно быть отражено.
Если заявитель настаивает на сохранении редакции формулы изобретения, содержащей признак с указанной особенностью (независимо от того, раскрыт или нет он в описании), она принимается к дальнейшему рассмотрению, но понятия, в силу которых признак признан не соответствующим рассматриваемому требованию, при проверке патентоспособности изобретения не учитываются.
Если характеристика признака имела, например, вид "датчик температуры специальной конструкции", то для проверки патентоспособности изобретения учитывается характеристика "датчик температуры".
Необходимо подчеркнуть, что эксперт устанавливает лишь принципиальную возможность понимания специалистом смыслового содержания признака. Это означает, что не должно быть претензий к заявителю, если признак охарактеризован так, что он соответствует указанному требованию, но заявителем использована терминология устаревшая или редко употребляемая в конкретной области техники. Хотя и в этом случае заявителю может быть предложено выбрать более удачную редакцию формулы изобретения, однако отказ заявителя от такого предложения не должен приводить к отрицательным для него последствиям.
Заявитель может использовать в формуле изобретения признаки, характеристика которых может показаться не вполне определенной ("температуру материала поддерживают около 160 град.С", "ось поворота рычага расположена вблизи опоры вала") или признаки, "обнаружение" которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя. К последним относятся признаки, называемые "внешними" по отношению к объекту, на который испрашивается правовая охрана (например, устройство характеризуется показателями продукта, для получения которого оно предназначено, или показателями другого устройства, с которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации). В подобных ситуациях эксперт может уведомить заявителя о том, что в случае признания охарактеризованного таким образом изобретения патентоспособным заявитель может столкнуться с трудностями при установлении факта его использования. Однако настаивать в этих случаях на корректировке формулы эксперт не вправе.
Если заявителем в характеристику признака включено имя собственное или специальное наименование (например, "мазь Вишневского", "регулятор Уатта"), то она может быть сохранена в таком виде, если при этом не нарушается требование подпункта (4) п.3.3.1 Правил.
В связи с возможным использованием в формуле изобретения имен собственных или специальных наименований следует обратить внимание на одну особенность такого использования, напрямую не связанную с обсуждаемым требованием.
Имя собственное или специальное наименование не указываются в формуле изобретения в составе родового понятия, отражающего их назначение, за исключением случая, когда средство - ближайший аналог известно с такими же именем или специальным наименованием. В последнем случае необходимо, однако, убедиться, что заявляемое средство, несмотря на имеющиеся отличия от ближайшего аналога, не изменено по сравнению с ним настолько, что утратило его основные особенности, с которыми у специалистов ассоциируются упомянутые известные имя или специальное наименование.
Дополнительно к сказанному выше при проверке формулы изобретения с точки зрения соответствия ее требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил следует обратить внимание на то, что данное требование ориентировано на понимание смыслового содержания включенных в формулу признаков специалистом. В связи с этим не исключены случаи, когда может возникнуть сомнение в правомерности использования для характеристики признака понятий, которые в научно-технической литературе* отнесены к ненаучным, несмотря на то, что имело место их использование в источниках, входящих в уровень техники (такой подход отвечает требованию пункта 5 Правил о недопустимости использования терминов, имеющих указанную особенность).
_____________________
* В частности, в изданиях Российской Академии наук, специализированных научно-технических издательств, публикациях, авторами или рецензентами которых являются видные ученые и специалисты.
Так, если в формулу изобретения включен признак "астральное тело", то заявителю нетрудно доказать его широкое использование в литературе до даты приоритета заявленного изобретения. Однако "Краткий словарь современных понятий и терминов" (М.: издательство "Республика", 2000, с.45) относит термин "астральное тело" к "области оккультных представлений", явно лежащей вне научно-технической области, и поэтому такой признак не может быть признан соответствующим требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил.