АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 08 мая 2014 года Дело N А53-3952/2014

Резолютивная часть решения объявлена "05" мая 2014г.

Полный текст решения изготовлен "08" мая 2014г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи В.С. Бирюковой

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тамурзаевой Ф.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску Компании "ТОТАЛ С.А." (TOTAL S.A.)

к обществу с ограниченной ответственностью "Равенол Руссланд" (ИНН 6166059754, ОГРН 1076166000020)

о запрете совершения определенных действий и взыскании компенсации в размере 3166308 руб.,

при участии:

от истца: представитель Антонова Н.В. по доверенности от 03.09.2013, Довгалюк А.И. по доверенности от 03.09.2013

от ответчика: представитель Максимова А.Г. по доверенности N50 от 24.01.2014

слушатель: Терещенко А.О.

установил:

Компания "ТОТАЛ С.А." (TOTAL S.A.) обратилась в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Ровенол Руссланд" о признании действий ответчика по использованию товарного знака по свидетельству N813234 путем осуществления ввоза на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству N813234, незаконными как нарушающие исключительное право компании "ТОТАЛ С.А." на указанный товар; о запрете ответчику совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, включая ввоз, предложение к продаже, продажу товаров, указанных в таможенной декларации N10009242/110214/0000210, маркированных товарным знаком по свидетельству N813234, без согласия правообладателя, компании "ТОТАЛ С.А."; о запрете ответчику совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе, ввоз, предложение к продаже, продажу товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству N813234, без согласия правообладателя; о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N813234 в размере 3 166 308 руб.

Истец в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме, просил суд иск удовлетворить.

Ответчик в судебное заседание явился, исковые требования не признал, представил письменной отзыв на иск, приобщенный судом к материалам дела.

При рассмотрении спора на основании материалов дела установлено следующее.

Компания "ТОТАЛ С.А." является правообладателем товарного знака "Total", что подтверждается свидетельством на товарный знак N 813234.

Товарный знак "Total" зарегистрирован на территории Российской Федерации с 2003 года в отношении различных товаров и услуг 01, 03, 04, 05, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 42, и 43 классов Международной классификации товаров и услуг, включая, но не ограничиваясь этим, моторные и трансмиссионные масла, промышленные масла и смазки, смазочные материалы, антифризы, тормозные жидкости. Регистрация действительна до 2 сентября 2023 года.

Лицензиатом Истца на территории РФ является ООО "ТОТАЛ ВОСТОК" на основании

лицензионного договора N РД 0102844, зарегистрированного 16 июля 2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Товарный знак зарегистрирован также в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности Российской Федерации в соответствии с Письмом ФТС России от 5 февраля 2014 г. N 14-40/05020.

Согласно уведомления Южного акцизного таможенного поста Центральной акцизной таможни N 48-06-08/0091 от 12.02.14г. Обществом с ограниченной ответственностью "Равенол Руссланд" осуществлен ввоз на территорию Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком "Total", а именно:

- масло моторное полностью синтетическое, без содержания нефтепродуктов, всесезонное, для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, не аэрозоль, не содержит этиловый спирт, в пластмассовых канистрах по 1 л., вязкость при 40°С 86.3 мм2/с; индекс вязкости 172; температура вспышки 230°С; температура потери текучести "С-45; щелочное число MG koh/g 9, 8; кислотное число MG koh/g 1, 0; товарный знак: TOTAL, марка: TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40, артикул: N TL-5W40QE-1, количество: 252 шт., страна происхождения товаров - Германия, изготовитель: "TOTAL DEUTSCHLAND GMBH";

- масло моторное полностью синтетическое, без содержания нефтепродуктов, всесезонное, для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, не аэрозоль, не содержит этиловый спирт, в пластмассовых канистрах по 5 л., вязкость при 40°С 86, 3 мм2/с; индекс вязкости 172; температура вспышки 230 °С; температура потери текучести °С-45; щелочное число МО koh/g 9, 8; кислотное число MG koh/g 1.0; товарный знак: TOTAL, марка: QUARTZ 9000 ENERGY 5W40, артикул: N TL-5W40QE-5, количество: 390 шт., страна происхождения товаров - Германия, изготовитель: "TOTAL DEUTSCHLAND GMBH";

- масло моторное синтетическое, без содержания нефтепродуктов, всесезонное, для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, не аэрозоль, не содержит этиловый спирт, в пластмассовых канистрах по 1 л., вязкость при 40°С 54 мм2/с; индекс вязкости 169; температура вспышки 228°С; температура потери текучести °С-39; щелочное число MG koh/g 9, 6; кислотное число mg koh/g 1, 0; товарный знак: TOTAL, марка; TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W30, артикул: N TL-5W30QF-1, количество: 126 шт., страна происхождения товаров - Германия, изготовитель: "TOTAL DEUTSCHLAND GMBH";

- масло моторное синтетическое, без содержания нефтепродуктов, всесезонное, для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, не аэрозоль, не содержит этиловый спирт, в пластмассовых канистрах по 5 л., вязкость при 40°С 54 мм2/с; индекс вязкости 169; температура вспышки 228°С; температура потери т;кучести °С-39; щелочное число МС koh/g 9, 6; кислотное число MG koh/g 1, 0; товарный знак: TOTAL, марка: TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W30, артикул: N TL-5W30QF-5, количество: 90 шт., страна происхождения товаров - Франция, изготовитель: "TOTAL LUBRIFIANTS";

- масло моторное синтетическое, универсальное, без содержания нефтепродуктов, всесезонное, для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, не аэрозоль, не содержит этиловый спирт, в пластмассовых канистрах по 5 л., вязкость при 40°С 82.19 мм2/с; индекс вязкости 169; температура вспышки 228°С; температура потери текучести-39°С; щелочное число MG koh/g 9, 7; кислотное число MG koh/g 1.0; товарный знак: TOTAL, марка: TOTAL QUARTZ 9000 5W40, артикул: N TL-5W400-5, количество: 180 шт., страна происхождения товаров - Германия, изготовитель: "TOTAL DEUTSCHLAND GMBH";

- масло моторное синтетическое, без содержания нефтепродуктов, всесезонное, специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей VOLKSWAGEN GROUP, не аэрозоль, не содержит этиловый спирт, в пластмассовых канистрах по 5 л., вязкость при 40°С 67, 5 мм2/с; индекс вязкости 169; температура вспышки 240°С; температура застывания-39°С; щелочное число 7.8 мг кон/г; кислотное число 0.9 мг кон/г, товарный знак: TOTAL, марка: TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30, артикул: N TL5W30QIL-5, количество: 180 шт., страна происхождения товаров - Германия, изготовитель: "TOTAL DEUTSCHLAND GMBH";

- масло моторное синтетическое, без содержания нефтепродуктов, всесезонное, специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей BMW, MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN и KIA, не аэрозоль, не содержит этиловый спирт, в пластмассовых канистрах по 1 л., вязкость при 40°С 69 мм2/с; индекс вязкости 171; температура вспышки 234°С; температура застывания-36°С; щелочное число 7 мг кон/г; кислотное число 1.0 мг кон/г, товарный знак: TOTAL, марка: TOTAL QUARTZ INEO МСЗ 5W30, артикул: N TL5W30QIM-1, количество: 360 шт., страна происхождения товаров -Германия, изготовитель: TOTAL DEUTSCHLAND GMBH";

- масло моторное полусинтетическое, всесезонное, с содержанием нефтепродуктов менее 70%, для бензиновых и дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и промышленного транспорта, не аэрозоль, не содержит этиловый спирт, код ОКП 02 5314, в бочках по 208 л., вязкость при 40°С 95 мм2/с; индекс вязкости 155; температура вспышки >200°С; температура потери текучести-39°С; щелочное число МО koh/g 10.5; кислотное число MG koh/g 1.00, товарный знак: TOTAL, марка: TOTAL RUBIA POLYTRAFTC 10W40, артикул N TL10W40PT-D, количество: 12 шт., страна происхождения товаров - Германия, изготовитель: "TOTAL DEUTSCHLAND GMBH";

- масло моторное на минеральной основе, всесезонное, с содержанием нефтепродуктов более 70%, для дизельных двигателей автомобилей, не аэрозоли, код ОКП 02 5314, в пластмассовых канистрах по 20 л., вязкость при 100°С 14 мм2/с; индекс вязкости 130; температура вспышки > 200 °С; температура потери текучести °С-27 щелочное число MG koh/g 9.7; кислотное число MG koh/g 1.1; товарный знак: TOTAL, марка: TOTAL RUBIA TIR 6400 15W40, артикул N TL15W40RT-B, количество: 20 шт., страна происхождения товаров - Германия, изготовитель: "TOTAL DEUTSCHLAND GMBH";

- масло моторное на синтетической основе, всесезонное, с содержанием нефтепродуктов менее 70%, для дизельных двигателей автомобилей, на базе уникальной синтетической технологии TOTAL, не аэрозоль, не содержит этиловый спирт, код ОКП 02 5314, в бочках по 208 л., вязкость при 40°С 89 мм2/с; индекс вязкости 156; температура вспышки 224°С; температура потери текучести °С-39; щелочное число МО koh/g 15.8; кислотное число MG koh/g 1.0; товарный знак: TOTAL, марка: TOTAL RUBIA TIR 8600 10W40, артикул: N TL10W40RT-D, количество: 12 шт., страна происхождения товаров - Германия, изготовитель: "TOTAL DEUTSCHLAND GMBH";

- масло моторное на синтетической основе, всесезонное, с содержанием нефтепродуктов менее 70%, для дизельных двигателей автомобилей, на базе уникальной синтетической технологии TOTAL, не аэрозоль, не содержит этиловый спирт, код ОКП 02 5314, в пластмассовых канистрах по 20 л., вязкость при 40°С 89 мм2/с; индекс вязкости 156; температура вспышки 224 °С; температура потери текучести °С-39; щелочное число МО koh/g 15.8; кислотное число M.G koh/g 1.0; товарный знак: TOTAL, марка: TOTAL RUBIA TIR 8600 10W40, артикул; N TL10W40RT-B, количество: 40 шт., страна происхождения товаров - Германия, изготовитель: "TOTAL DEUTSCHLAND GMBH";

- масло моторное на синтетической основе., с содержанием нефтепродуктов менее 70%, всесезонное, для дизельных двигателей автомобилей, с применением синтетической технологии LOW SAPS (EURO 5), не аэрозоль, не содержит этиловый спирт, код ОКП 02 5314, в бочках 208 л., вязкость при 40°С 94 мм2/с; индекс вязкости 155; температура вспышки > 200 °С; температура потери текучести °С-27; щелочное число MG koh/g 9, 7; кислотное число MG koh/g 1.0; товарный знак: TOTAL, марка: TOTAL RUBIA TIR 8900 10W40, артикул: N TL10W40RT9-D, количество: 12 шт., страна происхождения товаров -Германия, изготовитель: "TOTAL DEUTSCHLAND GMBH";

- масло моторное на синтетической основе, с содержанием нефтепродуктов менее 70%, всесезонное, для дизельных двигателей автомобилей, с применением синтетической технологии LOW SAPS (EURO 5), не аэрозоль, не содержит этиловый спирт, код ОКП 02 5314, в пластмассовых канистрах по 20 л., вязкость при 40°С 94 мм2/с; индекс вязкости 155; температура вспышки > 200°С; температура потери текучести °С-27; щелочное число MG koh/g 9, 7; кислотное число MG koh/g 1.0; товарный знак: TOTAL, марка: TOTAL RUBIA TIR 8900 10W40, артикул N TL10W40RT9-B, количество: 40 шт., страна происхождения товаров - Германия, изготовитель: "TOTAL DEUTSCHLAND GMBH";

- антифриз на основе чистого моноэтиленгликоля и органических ингибиторов коррозии при смешивании с водой превращается в охлаждающую жидкость для всех двигателей внутреннего сгорания автомобилей, не аэрозоль, не содержит этиловый спирт, "TOTAL GLACELF AUTO SUPRA" - 20 пластмассовых канистр по 20 л., страна происхождения товаров - Франция, изготовитель: "TOTAL LUBRIFIANTS S.A.".

Таможенным органом приостановлен выпуск указанного товара, задекларированного в соответствии с декларацией на товары N 10009242/110214/0000210, маркированного Товарным знаком Истца.

Компания правообладатель "ТОТАЛ С.А." в договорных отношениях с обществом с ограниченной ответственностью "Равенол Руссланд" не состоит, согласие на ввоз товара (масла моторного), маркированного товарным знаком "Total", данному лицу не давалось.

Полагая, что деятельность ООО "Равенол Руссланд" по ввозу на территорию РФ товаров, маркированных товарным знаком "Total" является нарушением исключительных прав истца на товарный знак, истец обратился в суд с настоящим иском.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территорию Российской Федерации.

Пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность, в том числе гражданско-правовую.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя. Единственным таким ограничением, предусмотренным законодательством, является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Принцип исчерпания права имеет территориальное действие - товар должен быть введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Российским законодательством установлен национальный принцип исчерпания права (статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации), предполагающий, что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" ввоз товара, маркированного товарным знаком, без согласия его правообладателя, является элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака.

Во вводной части Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" указано, что выработанные подходы могут быть учтены при рассмотрении дел, в которых подлежат применению нормативные правовые акты, действующие до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также при рассмотрении дел, в которых подлежат применению положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, если рекомендации по применению правовых норм им не противоречат.

Указанное Информационное письмо со вступлением в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации Российской Федерации не утратило силу.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании части 2 указанной статьи обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Согласно статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Истцом представлены в материалы дела доказательства наличия у него исключительного права на товарный знак "Total", а также факта использования ответчиком, принадлежащего истцу товарного знака "Total".

Между тем, доказательства, подтверждающие наличие у ответчика права на использование товарного знака, путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции, маркированной товарным знаком "ELF в материалах дела отсутствуют.

С учетом положений статей 1484, 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации ООО "Равенол Руссланд" осуществившее ввоз на территорию Российской Федерации спорного товара без согласия правообладателя на использование товарных знаков, вне зависимости от факта приобретения товара, введенного в оборот за пределами Российской Федерации с согласия правообладателя, является нарушителем исключительных прав истца на данный товарный знак.

Судом отклоняются доводы ответчика о том, что поскольку указанный товар не содержит признаков незаконного использования товарного знака (контрафактность товара), ввоз на территорию Российской Федерации не является нарушением исключительного права истца на товарный знак. Также судом отклоняется и довод ответчика об отсутствии нарушения исключительного права истца, в связи с тем, что ООО "Равенол Руссланд" приобрело спорный товар, изготовленный самим правообладателем, за пределами Российской Федерации, и маркировка товара спорным товарным знаком размещена на товаре правообладателем, ответчик (покупатель) понес расходы, а истец (правообладатель) получил прибыль, вследствие чего, имущественное исключительное право истца уже им реализовано.